¿Qué es el» Freedom to Operate «?

Uno de los conceptos fundamentales del sistema de patentes es que una patente es un derecho negativo. A menudo esto se olvida y los recién llegados al mundo de las patentes tardan un tiempo en comprenderlo.

Muchos clientes nuevos buscan la «protección» de la patente como si les concediera inmunidad frente a las demandas. Por supuesto, hay otros clientes que piensan en demandar a sus competidores en cuanto se presenta la solicitud de patente, pero eso ya es otra cuestión. Incluso los clientes más entendidos expresan a veces su temor a que la reducción de las reivindicaciones que componen la patente limite sus propias actividades.

En la práctica, muchos clientes están tan centrados en sus propias innovaciones que rara vez piensan en los derechos y la propiedad intelectual (PI) anterior de otras empresas. Por supuesto, eso puede ser lo mejor, ya que, si pasan demasiado tiempo pensando en los riesgos, es posible que nunca lleguen a despegar. En esa fase, puede ser mejor ignorar los obstáculos que surgen en el camino que no intentarlo nunca.

Sin embargo, a medida que estas empresas crecen, la libertad para operar (Freedom to Operate o FTO por sus siglas en inglés) puede llegar a ser inevitable. Sencillamente, las empresas no pueden hacer frente a la retirada de un producto o a tener que financiar costosos procedimientos judiciales. De hecho, a partir de cierto tamaño, el mayor riesgo es la mala publicidad y el desprestigio si te ven como el malo de la película. Así pues, veamos más de cerca el FTO.

¿Qué es el «FTO»?

El término FTO significa cosas distintas para cada persona. Por desgracia, para un equipo de I+D suele considerarse un paso o un obstáculo del proceso, un inconveniente que se resolverá a su debido tiempo. Para las pequeñas empresas que quieren ser compradas, puede ser un mero trámite para satisfacer a los inversores o compradores. Para una gran empresa con procedimientos ya consolidados, suele ser un hito en el cauteloso camino hacia el diseño y lanzamiento de un producto. En realidad, un proyecto FTO no es más que una evaluación de riesgos: una evaluación de los posibles riesgos de propiedad intelectual a los que puede enfrentarse un proyecto.

Otro término que se utiliza a menudo para FTO es «clearance search», traducido como «búsqueda de vía libre». Este término resulta algo desafortunado. Creo que a menudo es un término que se utiliza en las salas de juntas, muy alejado de los detalles técnicos. Rara vez una FTO aclara realmente todas las cuestiones. El propósito de la FTO va más dirigido a subrayar los riesgos más probables y evidentes para que éstos se puedan abordar o evitar.

¿Cuáles son las limitaciones de una FTO?

Las principales limitaciones de un proyecto de FTO son la información, el tiempo y el dinero.

Por «información» nos referimos al producto o proceso previsto, así como a los países en los que se va a fabricar, vender y utilizar. A veces un proyecto se encuentra en una fase temprana y se desconocen los detalles exactos del producto final. Aunque en esta situación el proyecto FTO todavía se puede ejecutar con sentido, se tratará de una búsqueda panorámica, tratando de encontrar los riesgos más evidentes en un área más amplia.

El «tiempo» se refiere a cuándo surgirán los riesgos por primera vez: ¿en qué momento se producirá el lanzamiento del producto u otra actividad potencialmente infractora? Este calendario limitará lo que puede hacer el equipo de búsqueda. Si sólo se dispone de unas pocas semanas, puede que no haya tiempo suficiente para llevar a cabo una búsqueda y revisión exhaustivas, y menos aún para tomar medidas o rediseñar el producto. Las limitaciones de tiempo son especialmente estrictas cuando se recurre a abogados o agentes extranjeros, sobre todo en los territorios en los que es menos frecuente recurrir a el FTO. Por otro lado, si el lanzamiento está a unos años vista, entonces puede ser mejor realizar un proyecto inicial amplio pero barato para tratar de solucionar los problemas más graves y completarlo más adelante.

Por último, el «dinero» se refiere al presupuesto disponible. Cuanto más exhaustiva sea la FTO, más costará. Siempre se puede gastar más buscando más riesgos, pero a partir de cierto punto los beneficios disminuyen. Es necesario encontrar un equilibrio razonable a la hora de determinar el presupuesto para garantizar que se detectan los riesgos clave y que los costes no superan la importancia del producto.

¿En qué consiste un FTO?

En general, para el lanzamiento de un producto, estamos hablando de riesgos de derechos de patente (aunque no siempre, y los derechos de diseño industrial pueden seguir fácilmente el mismo planteamiento).

Normalmente, un proyecto FTO consta de los siguientes pasos:

• identificar un nuevo producto o un nuevo mercado para un producto existente;
• identificar los aspectos del nuevo producto que suponen un riesgo aparente: ¿qué es nuevo y qué podría ser ingenioso?
• diseñar una estrategia de búsqueda, obtener presupuestos y establecer un equilibrio adecuado entre costes y alcance;
• obtener los resultados de la búsqueda;
• revisar los resultados de la búsqueda para evaluar los riesgos; y
• la posibilidad de tomar medidas para reducir los riesgos (evitar o atacar las patentes identificadas).

La búsqueda FTO suele consistir en encontrar patentes bien mediante búsquedas por palabras clave, bien mediante comprobaciones a través de clasificaciones de patentes, o ambas cosas. Cada vez que un examinador de patentes recibe una nueva solicitud para su examen, clasifica la patente en función de la naturaleza del concepto inventivo. Los sistemas de clasificación IPC y CPC utilizados por los examinadores son complejos (y van más allá del alcance de este artículo), pero en resumen, dan lugar a una serie de «bloques» anidados de patentes definidos por la materia. Cuando se realiza una búsqueda FTO limitada por clasificación, se seleccionan los «bloques» que se van a examinar y, a continuación, se comprueban las reivindicaciones de todos los elementos del bloque para ver qué puede ser relevante. Cuantos más «bloques» se quiera comprobar, mayores serán los costes.

La búsqueda también estará limitada por el territorio: conviene buscar riesgos en los lugares donde se lleva a cabo un método o se fabrica un producto, así como en los principales mercados para su empresa. Cuantos más países se busquen, mayores serán los costes, y la selección de determinados países puede añadir complejidades. Como agentes de Patentes Europeas, a menudo tenemos que examinar solicitudes internacionales (PCT), solicitudes y patentes europeas y de Reino Unido, Alemania y Francia, pero también se nos puede pedir que examinemos los resultados de otros países. Esto añade un grado de incertidumbre, sobre todo cuando se confía en traducciones automáticas, pero también debido a las complejidades de la legislación nacional. Por lo general, todo lo que se parezca debe consultarse con un agente local, y puede ser conveniente contar con opiniones locales (especialmente en el caso de EE.UU., donde existe la posibilidad de que se produzcan daños triples).

Al final de la búsqueda FTO se obtiene una lista con los resultados obtenidos. Cualquier caso que haya expirado o que nunca haya sido perseguido en los territorios clave puede ser descartado. Cualquier caso que no sea relevante por razones técnicas después de que se hayan revisado sus reclamaciones también puede desestimarse (con un razonamiento por escrito para que se pueda volver a comprobar). Los casos de patentes restantes deben vigilarse, si aún no se han concedido, o ser objeto de un análisis más detallado. Las patentes concedidas a menudo pueden parecer relevantes en esta primera revisión, pero es posible que se descarten una vez examinadas con más detalle.

Tras la revisión, ya tiene una lista de las principales cuestiones que debe seguir estudiando.

Predisposición al riesgo

La forma de proceder con los principales problemas depende de la propensión al riesgo. La tolerancia al riesgo varía detnro de un amplio espectro. En un caso extremo, si desea evitar cualquier potencial infracción de las reivindicaciones de una solicitud pendiente, sus ambiciones pueden verse frustradas por una reivindicación muy amplia y totalmente inadmisible. En el otro extremo, algunas empresas pueden estar decididas a seguir adelante, incluso si la patente de un competidor ha sido concedida (en cuyo caso puede que no sea necesaria una FTO).

Por lo general, una estrategia sensata evita infringir las reivindicaciones concedidas y analiza las solicitudes pendientes a la luz de los informes de búsqueda, los informes de examen y el estado de la técnica conocido. Es importante asegurarse de que todos los implicados trabajan con la misma aversión al riesgo, ya que así se minimizan las sorpresas.

Dicho esto, la tolerancia al riesgo rara vez permanece estática y, de hecho, en una empresa suele ir por ciclos. La primera vez que surge un problema, la idea del FTO aparece por primera vez en el radar. Tras un periodo de calma, el FTO empieza a parecer menos interesante y menos necesario (y, por supuesto, caro). Entonces la empresa lleva a cabo menos proyectos de FTO y se relaja. Entonces la empresa es demandada y, dados los costes, el FTO vuelve a estar en el radar: es más barato que ser demandado y, normalmente, ser demandado causa mucha vergüenza a los de arriba.

Una vez comprendida la predisposición al riesgo, ya se puede tener una lista de los principales problemas que hay que abordar.

Pasando a la acción

Entonces, ¿qué hacer cuando se detecta un riesgo que supera el nivel de tolerancia? Depende de muchos factores: principalmente del país en el que esté pendiente la solicitud o la patente y de si se trata de una solicitud o de una patente concedida.

Si el riesgo es una solicitud pendiente, la mayoría de los países (y también las solicitudes PCT durante la fase internacional) permiten la presentación de observaciones de terceros. De este modo, un tercero puede aportar información sobre el estado de la técnica y, tal vez, una explicación, y esperar que el examinador haga un buen trabajo.

En algunos países, las observaciones de terceros pueden ser anónimas. En el caso concreto de la Oficina Europea de Patentes, si se presentan como persona o entidad (es decir, no de forma anónima), se acelera la tramitación posterior (PACE), con lo que el asunto se resuelve antes.

Debe tenerse en cuenta que si la solicitud de patente acaba concediéndose a pesar de las observaciones esto refuerza la presunción de validez de las reivindicaciones concedidas. Por este motivo, las observaciones de terceros se tienen más en cuenta cuando se dispone de un documento que destruye la novedad. Cualquier otro argumento más matizado (como los relativos a la actividad inventiva) debería reservarse para una oposición o un procedimiento judicial.

En el caso de una patente concedida, las opciones de impugnación pueden ser más limitadas y, a menudo, más costosas. Esto puede implicar una oposición o un procedimiento judicial (incluido el nuevo Tribunal de Patente Unitaria en algunos casos). Los costes de cualquier paso de este tipo pueden ser significativos y, a menudo, el primer paso es simplemente recopilar un paquete de datos del estado de la técnica para identificar cualquier debilidad en la patente. Si no hay problemas conocidos, será difícil eliminarla. Si el paquete de datos contiene un estado de la técnica robusto, puede ser suficiente para seguir adelante, sabiendo que cualquier problema puede resolverse llegado el caso.

Pueden existir otras opciones, dependiendo de la jurisdicción de interés. Por ejemplo, el servicio de opinión de la UKIPO, un sistema muy barato y rápido, pero poco operativo. Dicho esto, aunque rara vez da lugar a revocaciones, hace que sea mucho más difícil hacer valer una patente cuando hay una opinión publicada que dice que las reivindicaciones no son válidas.

Después del FTO

La clave para que una FTO funcione bien es vigilar los riesgos que se detectan. No tiene sentido detectar riesgos para luego dejar que progresen y se desarrollen (mediante nuevas modificaciones o nuevas solicitudes divisionales con reivindicaciones más amplias). Es recomendable establecer una vigilancia periódica para determinar el progreso de los casos detectados. Esto puede hacerse manualmente en función del número de resultados, o mediante programas informáticos de pago.

Es buena idea preparar desde el principio un paquete técnico que describa el producto o método que se va a prohibir. Esto es útil para el equipo de búsqueda y para el agente de patentes encargado de la revisión, pero también es útil más adelante cuando se echa la vista atrás y se ve lo que se ha obtenido antes por FTO. Dentro de cinco años, si ocurre algo en un caso vigilado, se puede tener una buena idea de cuáles fueron los problemas y qué hay que hacer ahora.

Una vez que se dispone de procesos de FTO regulares, otro enfoque que va de la mano con ellos es la vigilancia de la competencia. Se trata de una vigilancia periódica de patentes en sus grupos clave de clasificación de patentes de solicitudes y publicaciones conocidas de la competencia. Esto puede ayudarle a detectar problemas en el camino, incluso antes de que se finalicen y lancen nuevos proyectos. Siempre es una buena idea saber hacia dónde se dirigen sus principales competidores.

Confidencialidad

Tenga cuidado a la hora de mantener el secreto profesional en los informes FTO. Se trata de una cuestión que se deriva principalmente de las normas de revelación de pruebas (especialmente en EE.UU.). Hay medidas clave que puede tomar para evitar el riesgo de que los documentos aparezcan en la divulgación de casos judiciales. En primer lugar, no envíe documentos de informes FTO internamente. Sólo deben enviarse por correo electrónico entre el abogado o agente y el cliente. Y lo más importante de todo: evite poner por escrito preocupaciones explícitas sobre infracciones. No hay nada más revelador que un correo electrónico interno de alguien que dice «vaya, mira esta patente, ¡es exactamente lo que estamos haciendo!».

Presente sus propias solicitudes

Una parte realmente importante de un FTO es identificar el área en la que se espera que se encuentre la PI peligrosa. Es decir, ¿qué parte de su nuevo producto o proceso considera lo suficientemente inventiva como para ser patentada? y, por lo tanto, ¿dónde espera que estén las patentes de sus competidores? La otra cara de la moneda es el potencial de su propia propiedad intelectual. Es decir, si cree que alguien más podría tener patentes en un área, ¿por qué no lo hace usted? El FTO y la redacción de patentes van de la mano. Tener una patente propia, a pesar de ser un derecho negativo, puede suponer una ventaja. La concesión de licencias cruzadas sobre su propia solicitud puede ayudarle a abrir la puerta a las negociaciones con el titular de la patente, reduciendo al menos los costes del acuerdo.

Algunas consideraciones adicionales

Hay algunas advertencias en un informe FTO que siempre hay que tener en cuenta:

• Las bases de datos pueden tener errores o estar incompletas: a veces las familias de patentes pueden estar incompletas en Espacenet y no se publica nada hasta 18 meses después de la presentación;
• La confianza en las traducciones automáticas cuando se trata de jurisdicciones extranjeras;
• Su revisor sólo puede dar una opinión sobre las patentes de su propia jurisdicción;
• La posibilidad de patentes divisionales más amplias, incluso cuando en una solicitud de patente contiene reivindicaciones más limitadas; y
• La doctrina de los equivalentes o similares, dando un alcance más amplio de lo esperado.

Por último, siempre conviene recordar que aunque usted considere que un derecho de propiedad intelectual no es relevante, esto no significa que el titular de la patente esté de acuerdo. Es decir, puede que ellos todavían teman que exista una infracción y, si son especialmente hostiles o se sienten agraviados, pueden ir a por usted. Aunque usted piense que perderán el caso, ellos no tienen por qué estar de acuerdo. Por lo tanto, lo que se necesita es un enfoque sensato para buscar los riesgos más relevantes.

Principales conclusiones

El proceso FTO es una evaluación de riesgos que puede llevarse a cabo para minimizar los riesgos que asume una empresa con el lanzamiento de un nuevo producto. No se pueden evitar todos los riesgos, por lo que es importante utilizar el sentido común para llegar a una estrategia realista que se adapte al presupuesto y al calendario.

Cuando se hace bien, el FTO es un proceso continuo que implica basarse en proyectos anteriores a medida que se desarrolla el producto y vigilar de cerca a los competidores. Tomar medidas a tiempo y buscar asesoramiento profesional puede ahorrarle muchos problemas a largo plazo: unas buenas observaciones de terceros, por ejemplo, pueden evitar la concesión de una patente problemática y son mucho más baratas que las alternativas.

Por último, no se olvide de su propia propiedad intelectual. Si los competidores son una preocupación, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para darles también algo de lo que preocuparse? Una solicitud de patente bien redactada puede abrir la puerta a opciones de licencia que ayuden a resolver otros problemas que vayan surgie