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Patent Essential » Solicitudes de patentes europeas (EPO)

Esta página explica algunas cuestiones y prácticas relacionadas con las solicitudes de patentes europeas

Consideraciones sobre la presentación de solicitudes
A menudo modificamos las solicitudes de patente antes de presentarlas ante la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés) para minimizar las posibilidades de que surjan problemas a la hora de cumplir los requisitos de la EPO durante la tramitación. El grado de modificación de la solicitud depende de si se trata de una presentación «convencional» o de una entrada en la fase regional del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Esto se debe a que tenemos la opción de realizar modificaciones que introduzcan una nueva materia cuando presentamos una solicitud en virtud del Convenio de París, por lo que tenemos vía libre para realizar cambios que tengan en cuenta los requisitos de la OEP. En cambio, en el caso de las inscripciones en la fase regional del PCT no podemos añadir materia a la divulgación de la solicitud de patente vía PCT, por lo que estamos limitados en cuanto a las modificaciones que podemos realizar.

Una de las razones que justifican las modificaciones es minimizar las tasas oficiales que deben abonarse a la OEP en el momento de la presentación o poco después. La tasa oficial de presentación de la OEP incluye una disposición que penaliza las solicitudes de patentes largas. Se cobran 17 EUR adicionales (a partir de enero de 2025) por cada página que supere las 35 páginas y el número total de páginas se calcula sumando las páginas de descripción, las páginas de reivindicaciones, las páginas de dibujos y la página de resumen. Aún más importante es la tasa adicional por reivindicaciones de la OEP. A partir de enero de 2025, la tasa será de 275 EUR por cada reivindicación que exceda de quince y no supere las cincuenta, y de 685 EUR por cada reivindicación que supere las cincuenta. La tasa por reivindicaciones adicionales puede aplazarse unos seis meses para las solicitudes PCT que entren en la fase regional europea.

Cuestiones de procedimiento
La OEP emite un informe de búsqueda que va acompañado de una opinión de búsqueda. La opinión de búsqueda proporciona objeciones razonadas sobre por qué la solicitud no es admisible para la concesión o bien señala que la solicitud está en condiciones de ser concedida.

La solicitud de patente y el informe de búsqueda se publican en el plazo habitual de 18 meses a partir de la fecha de presentación (o de la fecha de prioridad, si ésta se reivindica). Si el informe de búsqueda se retrasa, se publicará por separado una vez esté disponible. La publicación del informe de búsqueda establece un plazo de seis meses para el pago de las tasas de examen y designación. En el caso de las inscripciones en la fase regional del PCT, lo que cuenta es la publicación de la solicitud PCT en la fase internacional, por lo que, en general, las tasas deben abonarse en el momento de la presentación o poco después. Debe abonarse una única tasa de designación que cubra todos los Estados contratantes y existe la opción de abonar tasas individuales por cada uno de los Estados de extensión y/o validación que desee el solicitante.

Durante el examen, la OEP comprobará si la solicitud cumple los requisitos del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). El CPE es la aplicación por parte de la OEP de la legislación armonizada sobre patentes de todo el mundo. No obstante, la OEP dispone de cierta flexibilidad a la hora de interpretar y aplicar el marco jurídico general. En las siguientes subsecciones se explican algunas cuestiones específicas de la OEP.

¿Qué constituye el «estado de la técnica»?
Para que se conceda una patente, las reivindicaciones deben definir una invención que sea novedosa y no evidente con respecto al «estado de la técnica». De acuerdo con la práctica habitual, la OEP considera que cualquier divulgación pública realizada antes de la fecha de presentación de una solicitud de patente constituye el estado de la técnica (o cualquier divulgación anterior a la fecha de prioridad si existe una reivindicación de prioridad). El estado de la técnica que citan las oficinas de patentes consiste principalmente en otras solicitudes de patentes, aunque también se citan con frecuencia publicaciones académicas.

Las solicitudes de patente no suelen publicarse hasta 18 meses después de su presentación. En consecuencia, se dan situaciones en las que se presentan solicitudes de patente europea para la misma invención de forma que la solicitud anterior no se publica hasta después de que se haya presentado la solicitud posterior. Según la anterior definición del estado de la técnica, la solicitud posterior no carecería de novedad con respecto a la solicitud anterior, por lo que podrían surgir dos patentes europeas para la misma invención.

La OEP evita esta situación teniendo en cuenta dichas solicitudes presentadas con anterioridad pero publicadas con posterioridad a la hora de evaluar si se cumple con el requisito de la novedad. Sin embargo, la OEP no tendrá en cuenta dichas solicitudes europeas presentadas con anterioridad o publicadas con posterioridad a la hora de evaluar si una reivindicación cumple con el requisito de actividad inventiva o «no obviedad». Esto nos permite salvar el obstáculo que suponen las solicitudes presentadas con anterioridad y publicadas posteriormente, mediante la introducción de una característica trivial en la reivindicación que no aportaría actividad inventiva pero sí la novedad requerida.

Cómo se evalúa la actividad inventiva
Al igual que la mayoría de las demás oficinas de patentes, la OEP considera que una invención conlleva actividad inventiva si no hubiera resultado evidente para un «experto en la materia» al compararla con el estado de la técnica más próximo. La OEP aplica un enfoque de «problema y solución». En resumen, intentan identificar una solución técnica a un problema técnico que no habría sido obvia para el experto. En concreto, el enfoque debe seguir los siguientes pasos:

1. Identificar el estado de la técnica más próximo

El estado de la técnica más próximo suele ser la divulgación con más características en común con la reivindicación en cuestión. Sin embargo, la elección puede verse influida por otros factores, como el hecho de que el estado de la técnica se dirija a un fin similar al de la invención reivindicada o, al menos, pertenezca al mismo campo técnico o a un campo técnico estrechamente relacionado.

2. Determinar las diferencias entre el estado de la técnica más próximo y la invención reivindicada

Se trata esencialmente de la prueba de la novedad y consiste en identificar todas las características novedosas de la invención reivindicada.

3. Establecer el efecto técnico resultante de las características novedosas

El efecto técnico puede referirse a una ventaja asociada a las características novedosas de la invención o puede consistir en que la invención proporciona una forma alternativa de lograr el mismo efecto técnico que se obtiene mediante la técnica anterior más próxima. En particular, el efecto debe ser «técnico», de modo que las características relativas a materias excluidas no puedan contribuir a la actividad inventiva (por ejemplo, los pasos relacionados con métodos comerciales).

4. Formular el problema técnico objetivo a resolver

A continuación, la OEP formulará un problema técnico que se resuelve como resultado del efecto técnico identificado. Es importante señalar que el problema técnico objetivo debe formularse de forma que no contenga indicaciones sobre la solución técnica, ya que ello equivaldría a una retrospectiva no admisible. Por ejemplo, el problema técnico podría ser cómo proporcionar una forma alternativa de lograr el mismo resultado técnico que el estado de la técnica más cercano.

5. Considerar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica más próximo y del problema técnico objetivo, habría sido evidente o no para un experto en la materia.

Se supone que el experto no posee ninguna capacidad inventiva y sólo puede aportar avances en el campo viendo lo que se deduce claramente del estado de la técnica al intentar resolver el problema técnico objetivo. Por lo tanto, cualquier cosa que se desprenda lógicamente del estado de la técnica se considera «obvia» para el experto. Si se requiere la más mínima dosis de imaginación para llegar a la invención reivindicada, debe considerarse que tiene la actividad inventiva requerida.

Lo más habitual es que la falta de actividad inventiva se demuestre combinando documentos del estado de la técnica. La OEP debe demostrar que un experto habría combinado las dos divulgaciones del estado de la técnica para llegar a la invención reivindicada: no basta con demostrar que el experto podría haberlo hecho. Si el efecto técnico de una invención es sorprendente o inesperado, es menos probable que la invención reivindicada se considere obvia.

En la mayoría de las circunstancias, sólo pueden combinarse dos documentos del estado de la técnica al plantear una objeción por actividad inventiva; no se permite «hacer mosaicos» de muchos documentos. Existe una excepción cuando las características novedosas de la invención reivindicada forman grupos separados no vinculados entre sí para resolver un único problema técnico. En este caso, la OEP puede plantear «problemas parciales», es decir, diferentes problemas asociados a diferentes características novedosas. En ese caso, debe elegirse un único documento del estado de la técnica más próximo, pero puede añadirse un documento del estado de la técnica diferente para resolver cada uno de los problemas parciales

Formulario «en dos partes» para reivindicaciones independientes

Normalmente, el examinador de la OEP pondrá objeciones si una solicitud de patente europea no presenta las reivindicaciones independientes en «dos partes», es decir, con un «preámbulo» que enumere las características que se encuentran en el estado de la técnica más reciente, seguido de una «parte caracterizadora» que enumere las características novedosas con respecto al estado de la técnica más reciente. Las partes del preámbulo y de caracterización están separadas por «caracterizado por…» o «que consiste en..«.

Aunque los examinadores de la OEP casi siempre exigen un formulario en dos partes, no siempre es necesario. El requisito puede pasarse por alto cuando podemos demostrar que la forma en dos partes es inadecuada, por ejemplo, porque daría una imagen engañosa de la invención o del estado de la técnica.

Ampliación del alcance de protección o «materia añadida
La legislación sobre patentes está armonizada en la medida en que cualquier modificación de una solicitud de patente después de su presentación no debe añadir materia a la divulgada en la solicitud tal como se presentó. La OEP es especialmente estricta en la aplicación de este requisito.

La regla de oro de la OEP exige que el objeto de cualquier modificación se exponga de forma clara e inequívoca en la solicitud tal como fue presentada. Para ayudar al examinador de la OEP, se nos pide que indiquemos el apartado de la solicitud tal como fue presentada que sirve de base para cualquier modificación. A continuación, el examinador examinará dicho apartado para identificar las características incluidas en la modificación y asegurarse de que dichas características no han sido seleccionadas de una divulgación de una combinación de otras características. El examinador también tendrá en cuenta otros apartados a la hora de tomar una decisión. Si el examinador considera que no todas las características de una combinación divulgada se han incluido en una modificación de reivindicación, objetará que la modificación constituye «una generalización intermedia»

A modo de ejemplo, considérese una modificación de la reivindicación para especificar «en la que el componente comprende además A, B y C». Si la base indicada es una frase que dice: «El componente también puede incluir A, B, C, D y E», entonces la modificación es una generalización intermedia: las características A, B y C se han aislado de las características D y E . Incluso si la base dice: «El componente también puede incluir A, B y C», indicar sólo esta frase no será suficiente si la frase siguiente dice: «Además, A está conectado directamente tanto a B como a C, mientras que B y C no están conectados directamente entre sí». Estos requisitos adicionales también deben incluirse en la modificación.

Además, debe tenerse en cuenta la combinación global de características creada con una modificación de reivindicación. Si las reivindicaciones ya incluían las características X, Y y Z, ¿una modificación para introducir las características A, B y C daría lugar a nuevas combinaciones? Esto puede ocurrir cuando algunas reivindicaciones se refieren a una forma de realización y la modificación se basa en la descripción de otra forma de realización.

Es importante tener en cuenta la postura estricta de la OEP sobre la ampliación de la materia a la hora de redactar una solicitud de patente. Cuando se describen características separables de forma combinada, es sensato hacer hincapié en que estas características pueden utilizarse de forma aislada. Sin embargo, las declaraciones generalizadas que afirman que todas o muchas características son opcionales también causan problemas porque la OEP puede objetar a una modificación por intentar reivindicar una combinación específica de características de entre las muchas combinaciones posibles. Es mejor tener en cuenta en las reivindicaciones combinaciones concretas de características que puedan proporcionar posiciones alternativas útiles y asegurarse de que dichas combinaciones queden descritas. Lo ideal sería que las reivindicaciones y/o la descripción ofrecieran una serie de posiciones alternativas que sirvieran de trampolín entre la combinación amplia de características establecida en una reivindicación independiente y la combinación limitada de características presentes en las realizaciones descritas.

Claridad
Al igual que la mayoría de las oficinas de patentes, la OEP exige que las reivindicaciones sean claras para dar seguridad a terceras partes. En concreto, cualquier tercero debe poder saber sin lugar a dudas si está infringiendo una reivindicación.

Existen varias cuestiones que pueden dar lugar a una falta de claridad, incluidas cuestiones relativas a las propias reivindicaciones, así como cuestiones relativas a la descripción que arrojan dudas sobre el alcance de las reivindicaciones. A continuación se resumen algunas cuestiones de claridad que la OEP plantea con frecuencia.

  • Reivindicaciones que no se desprenden claramente del texto de la reivindicación: no debería ser necesario remitirse a la descripción para interpretar el significado de una palabra o frase de una reivindicación.
  • La presencia de términos vagos que carecen de límites bien definidos, como delgado, fuerte, cerca, aproximadamente y sustancialmente
  • Incoherencia entre las reivindicaciones y la descripción. Si la descripción dice que las características de una forma de realización de la invención son esenciales, la OEP exigirá que esas características estén presentes en las reivindicaciones independientes. A la inversa, la descripción no debe presentar características como opcionales si las reivindicaciones independientes las exigen.
  • Se considera que las referencias al espíritu de la invención o a los equivalentes de las características reivindicadas ponen en duda la disposición del Convenio sobre la Patente Europea que regula el alcance de las reivindicaciones (artículo 69 del CPE y Protocolo asociado).
  • o se permiten reivindicaciones múltiples en la misma categoría (por ejemplo, producto o método), aunque existen algunas excepciones limitadas, como los productos interrelacionados (disposiciones del tipo «enchufe y clavija»), soluciones alternativas al mismo problema (frente a la mera reformulación de la misma solución con una redacción alternativa) y diferentes usos del mismo producto o aparato.
  • La categoría de la reivindicación debe ser clara, por lo que debe evitarse incluir pasos de método en una reivindicación de producto. En su lugar, las reivindicaciones deben definir las características del aparato que ejecutan los pasos del método, utilizando lenguaje del tipo «motor configurado para accionar…
  • Reivindicaciones que definen un resultado que debe alcanzarse en lugar de los medios para lograrlo. Esto suele deberse a una sobregeneralización del concepto inventivo, de modo que la reivindicación acaba limitándose a definir el problema técnico que debe resolverse en lugar de generalizar los pasos del método o las características del aparato necesarias para lograr el resultado.
  • La OEP planteará una objeción de claridad cuando una reivindicación de aparato defina el aparato con referencia a un elemento no reivindicado cuando se requiera el conocimiento del elemento no reivindicado para determinar el alcance de la reivindicación. La cuestión clave es que debe ser posible para un tercero determinar si un supuesto producto infractor entra en el ámbito de aplicación de una reivindicación examinando únicamente el producto reivindicado.

Procedimientos orales de la División de Instrucción

Si no se llega a un acuerdo por escrito con la OEP sobre un conjunto admisible de reivindicaciones, la OEP puede convocar al solicitante o a su representante a una vista oral. En la mayoría de los casos, esta audiencia ofrece al solicitante una última oportunidad de presentar sus argumentos para evitar la denegación de la solicitud

En la citación se expondrán las objeciones pendientes que se debatirán en el procedimiento oral y se fijará un plazo para la presentación de alegaciones por escrito (normalmente un mes antes de la vista oral). Los escritos pueden contener más argumentos y/o enmiendas, incluidos varios conjuntos de reivindicaciones modificadas para proporcionar más posiciones de repliegue. El procedimiento oral se cancelará si los examinadores de la OEP consideran convincentes al menos algunos de los argumentos o modificaciones.

Por lo general, la audiencia se celebrará por videoconferencia, aunque algunos procedimientos orales tienen lugar en persona en una de las oficinas de la OEP. La OEP estará representada por el examinador principal ya responsable de la solicitud junto con otros dos examinadores de la misma división de examen. En determinadas circunstancias, el solicitante y/o su representante podrán ir acompañados de otras personas, como un inventor o un perito. La decisión de la OEP sobre la admisión o denegación de la solicitud se anuncia al final de la audiencia y se confirma posteriormente en una comunicación oficial por escrito. Si la decisión es adversa al solicitante, puede recurrirse ante una sala de recursos independiente.

Cuestiones relativas a la concesión
Antes de la concesión, la OEP emite una comunicación en la que propone un texto de los documentos de la patente para su aprobación por el solicitante e invita a realizar los demás trámites necesarios para la concesión. Estos trámites incluyen el pago de la tasa oficial de concesión y la presentación de traducciones de las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales de la OEP (de modo que la patente pueda publicarse con reivindicaciones redactadas en inglés, francés y alemán).

Una vez cumplidos estos trámites, la patente se concederá y la OEP publicará una mención de la concesión. A continuación, la patente debe validarse en los países que el titular desee. Los requisitos para hacerlo varían de un país a otro y pueden exigir alguno de los siguientes requisitos: presentar una traducción de las reivindicaciones, presentar una traducción de la descripción, nombrar un representante local y pagar una tasa. Por lo general, el plazo para hacerlo es de tres meses a partir de la publicación de la mención de concesión. Algunos países no exigen requisitos adicionales, por lo que la patente europea surte efectos inmediatos una vez publicada la mención de concesión

Cuestiones posteriores a la concesiónAunque la concesión de una patente suele conllevar la transferencia de la responsabilidad de la patente de la OEP a las oficinas nacionales en las que se valida la patente, una excepción son los procedimientos de oposición. La publicación de la mención de concesión inicia un periodo de nueve meses en el que cualquiera puede presentar una oposición a la concesión de la patente. Las partes acusadas de infringir una patente también pueden sumarse a una oposición pendiente contra la patente una vez transcurrido el periodo de oposición de nueve meses. Se requiere un escrito de oposición en el que el oponente debe argumentar por qué la patente no es válida y aportar pruebas justificativas cuando sea necesario (por ejemplo, el estado de la técnica para apoyar el argumento de que una o más reivindicaciones carecen de novedad o actividad inventiva).

El oponente tiene la oportunidad de responder por escrito, con contraargumentos y/o modificaciones de la patente. Una división de oposición de la OEP decidirá sobre el fondo de la cuestión, basándose en los escritos presentados y, en la mayoría de los casos, después de oír al titular de la patente y al oponente o oponentes presentar sus argumentos en un procedimiento oral. La división de oposición puede mantener la patente tal como fue concedida, mantener la patente modificada o revocar la patente en su totalidad. El mantenimiento de la patente no afecta a las partes validadas de la misma. Si se mantiene la patente de forma modificada, la OEP deberá volver a publicar la patente modificada junto con las traducciones de las reivindicaciones modificadas. También pueden ser necesarias traducciones adicionales para las patentes validadas, en función de los requisitos de cada estado. La decisión de la División de Oposición puede ser recurrida por cualquiera de las partes perjudicadas.

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