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New invalidity and revocation proceedings before German Patent and Trademark Office (DPMA) provide for more cost efficient cancellation action options in Germany
As of May 1, 2020, German law will provide for new cancellation proceedings on relative grounds before the German Patent and Trademark Office (DPMA). While previously cancellation of a registered trademark based on older rights after the expiration of the opposition deadline may only be decided by the German courts, the new regulation will allow to bring forward such claims on an office level.
The new regulation will also provide for full proceedings for revocation of trademarks based on non-use before the DPMA which have before been court based.
As before, the DPMA will continue to decide on actions regarding the invalidity on absolute grounds.
The new Sec. 53 of the German Trademark Act (MarkenG) will now govern all three type of proceedings (invalidation on absolute and relative grounds as well as revocations).
The previously existing actions with the German courts will continue to be an alternative option.
Invalidation based on relative grounds
Previously, relative grounds against younger trademarks could only be enforced during the opposition period via the DPMA or, thereafter, via the ordinary courts in Germany.
With the new legislation coming into force, these rights can now be enforced via a newly established in-office procedure.
Upon written request of the owner of an older right, the DPMA will send the application to the owner of the younger trademark. If they do not reply within a two months deadline set by the office the office will invalidate the younger trademark in question. In case of an objection by the owner of the younger trademark the contradictory period of the proceedings will begin. These proceedings are held entirely by the DPMA.
The fee of the DPMA is EUR 400 (plus EUR 100 for any further older right the application is based on). Other than for revocation proceedings, the entire fee will be due upon filing of the application within a three months deadline.
Only the owner of the older right is entitled to file an application for invalidation based on relative grounds with the DPMA.
Revocation based on non-use
Previously, revocation based on non-use could only be granted by the DPMA if the owner of the mark did not object within a two months period upon filing of a respective application. In case of an objection, the applicant was previously required to file an application with the ordinary courts in Germany. Now, these proceedings can be held entirely by the DPMA even if the owner of the trademarks defends the revocation.
Upon written request, the DPMA will send the application for revocation to the owner of the trademark subject to use requirements. If they do not reply within a two months deadline set by the office the office will revoke the trademark in question. In case of an objection by the owner of the trademark the contradictory period of the proceedings will begin and the owner will be required to show evidence of genuine use. These proceedings will be held entirely by the DPMA.
The fee of the DPMA is EUR 100 upon filing of the application. In case of an objection by the owner within the two months deadline and subsequent contradictory proceedings, the DPMA requires the applicant to pay an additional fee of EUR 300.
Anyone may file an application revocation based on non-use with the DPMA.
More cost-efficient option
The advantage of the new options is obvious, while actions before a civil court in Germany can easily invoke high fees; the fee of the DPMA is – for both, invalidation based on relative grounds and revocation for non-use – only EUR 400 (assuming the owner of the mark objects to the request for revocation).
Further, it will reduce the notoriously high workload of the German courts and switch proceedings to the DPMA, which is highly specialised in the matters at hand. Thus, it will free capacities in favour of other proceedings such as interim injunctions and claims for trademark infringement with the ordinary courts.
The new regulation will allow for more efficient trademark prosecution in Germany.
Neue Nichtigkeits- und Verfallsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) sorgen für kosteneffizientere Alternativen zur Löschungsklage in Deutschland
Ab dem 1. Mai 2020 wird das deutsche Recht ein neues Löschungsverfahren aus relativen Gründen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) vorsehen. Während bisher die Löschung einer eingetragenen Marke aufgrund älterer Rechte nach Ablauf der Widerspruchsfrist nur noch vor den deutschen Gerichten durchgesetzt werden konnte, ermöglicht die neue Regelung die Geltendmachung solcher Ansprüche auf Amtsebene.
Die neue Regelung wird auch ein vollständiges Verfallsverfahren wegen Nichtbenutzung vor dem DPMA vorsehen, welches bisher vor den ordentlichen Gerichten angestrengt werden musste.
Wie bisher wird das DPMA auch weiterhin über Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Eintragungshindernisse entscheiden.
Der neue § 53 MarkenG regelt nun alle drei Verfahrensarten (Nichtigerklärung wegen absoluter und relativer Eintragungshindernisse sowie Verfallsverfahren).
Die bisher bestehenden Klagemöglichkeiten vor den deutschen Gerichten werden alternativ bestehen bleiben.
Nichtigkeitserklärung aufgrund relativer Schutzhindernisse
Bislang konnten relative Schutzhindernisse gegen jüngere Marken nur während der Widerspruchsfrist vor dem DPMA oder danach vor den ordentlichen Gerichten in Deutschland durchgesetzt werden.
Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes können diese Rechte nun über ein neu eingerichtetes Amtsverfahren durchgesetzt werden.
Auf schriftlichen Antrag des Inhabers eines älteren Rechts hin sendet das DPMA den Antrag an den Inhaber der jüngeren Marke. Antwortet dieser nicht innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist von zwei Monaten, wird die jüngere Marke vom Amt für nichtig erklärt. Im Falle eines Widerspruchs des Inhabers der jüngeren Marke beginnt das streitige Verfahren. Dieses Verfahren wird vollständig vom DPMA durchgeführt.
Die Gebühr des DPMA beträgt EUR 400 (zuzüglich EUR 100 für jedes weitere ältere Recht, auf welchem der Antrag beruht). Anders als in Verfallsverfahren wird die gesamte Gebühr mit Einreichung des Antrags innerhalb einer Dreimonatsfrist fällig.
Nur der Inhaber des älteren Rechts ist berechtigt, beim DPMA einen Antrag auf Nichtigerklärung aus relativen Gründen zu stellen.
Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung
Bisher konnte der Verfall wegen Nichtbenutzung nur dann vom DPMA erklärt werden, wenn der Markeninhaber nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Stellung eines entsprechenden Antrags widersprach. Im Falle eines Widerspruchs blieb dem Antragssteller bisher nur die Möglichkeit, eine Klage bei den ordentlichen Gerichten in Deutschland einzureichen. Nun kann das DPMA das Verfahren vollständig durchführen, auch wenn sich der Markeninhaber gegen den Verfallsantrag verteidigt.
Auf schriftlichen Antrag hin sendet das DPMA den Antrag auf Erklärung des Verfalls an den Inhaber der benutzungspflichtigen Marke. Antwortet dieser nicht innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist von zwei Monaten, wird das Amt die betreffende Marke für verfallen erklären. Im Falle eines Widerspruchs des Markeninhabers beginnt das streitige Verfahren und der Inhaber wird aufgefordert, Benutzungsnachweise vorzulegen. Das Verfahren wird vollständig vom DPMA durchgeführt.
Die Gebühr des DPMA beträgt EUR 100 bei Einreichung des Antrags. Im Falle eines Widerspruchs des Inhabers innerhalb der Zweimonatsfrist und eines sich anschließenden streitigen Verfahrens verlangt das DPMA vom Antragssteller eine zusätzliche Gebühr von EUR 300.
Jedermann kann beim DPMA einen Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung stellen.
Kostengünstigere Option
Der Vorteil der neuen Möglichkeiten liegt auf der Hand: Während für Klagen vor einem deutschen Zivilgericht leicht hohe Gebühren anfallen können, beträgt die Gebühr des DPMA – sowohl für die Nichtigkeitserklärung aufgrund relativer Eintragungshindernisse als auch für den Verfall wegen Nichtbenutzung – nur EUR 400 (wenn der Markeninhaber im Verfallsverfahren dem Antrag widerspricht).
Darüber hinaus wird die notorisch hohe Arbeitsbelastung der deutschen Gerichte verringert und das Verfahren auf das in diesen Fragen besonders spezialisierte DPMA verlagert. Damit werden Kapazitäten zugunsten anderer Verfahren wie einstweiliger Verfügungen und Klagen wegen Markenverletzung vor den ordentlichen Gerichten frei.
Die neue Regelung wird eine effizientere Markenverfolgung in Deutschland ermöglichen.